四月 25, 2025 | 透過影射來作出起訴是否必須要證明被告有欺詐動機

1. 在香港，以上問題的答案是「不」。但若果原告人更能證明被告人有「欺詐動機」（即 Intention To Decieve），那案件的訴訟力會更強。

2 最近筆者接獲好幾單依賴影射（即 passing off）（亦稱假冒）起訴被告的案件。因原告被影射的商標與被告的使用商標於相似程度上較有距離，筆者建議原告在案件中加入證據指證被告有「欺詐動機」（即 Intention To Deceive）的行為。這樣做，原告便可增強其案件的訴訟力。

3. 香港是一個執行「普通法」 （即common law）的地區。要證明侵權人影射，原告人只需要證明被告人的假冒行為會誤導或混淆公眾，令到公眾以為購買的產品或採用的服務是由原告人提供或與原告人有關連（即 associated with）。至於證明被告有欺詐動機則並非必要條件。

4. 當侵權人使用的商標與原告人的商標並非一樣或有某程度不相似時，筆者則建議原告人提出侵權人欺詐動機的證據。視乎證據質量，這做法有助法庭裁判原告人得值。

5. 在現實中，欺詐動機行為包括以下：
a) 侵權人已有「前科」，即過去亦有曾經被原告人起訴過的歷史、
b) 侵權人公布錯誤廣告關於原告人產品、
d) 侵權人的刊物刻意縮細和隱藏重要資料、
e) 侵權人刊登廣告內載有誤導公眾的資料、
f) 侵權人刻意隱藏重要資訊…. 等等。

6. 若侵權人使用相似（但又不相同於原告人的）商標時，它或會或已把使用的商標申請為註冊商標。所以筆者建議原告人亦都於「知識產權署」查冊一下該商標是否已成功註冊。若發現有，那原告人亦應該考慮把該註冊商標申請取消。

7. 當原告人用得上欺詐動機來起訴侵權人時，相信多數的侵權人亦都已有備而戰。不然，侵權人大可直接使用與原告一模一樣的商標。所以原告人應該與其律師商討一個有即時效果的策略（例如出信給侵權人的買家）來減少侵權活動。同時亦要採取行動避免侵權人金蟬脫殼。