十二月 21, 2024 | 擦邊球式的註冊商標

1. 別有用心的侵權人或會嘗試註冊企業的商標。當遇上此類侵權人時，企業需要特別注意，不然侵權人可能會在成功註冊商標後，在企業的生意外圍徘徊和侵擾。

2 在企業不以為意時，侵權人或會嘗試註冊企業的商標（或該商標的圖案）於企業還未註冊的貨品類別上。若果侵權人註冊的貨品與企業經營的貨品天壤之別，那企業未必有商業理由作出太大的的異議。但對別有用心的侵權人而言，他們會盡量註冊商標於企業經營貨品的「鄰居產品」，企圖以擦邊球式的方法借用企業的聲譽圖利。如企業再不以為意，侵權人會越行越近企業的產品，最終達到魚目混珠的效果。

3. 要處理以上的現實問題，企業最佳的方向是反對侵權人的商標申請。以下是企業可考慮的有效措施：-

聘用監察註冊商標申請（監察服務 (即 Watch Service)）。若有類似企業的商 標被申請註冊時，服務機構適時提醒企業和作出異議反對、
對於一些或會影響企業聲譽的的申請商標，企業必需作出「異議程序（即 Opposition Proceedings）」和；
在得知侵權人的申請商標後，企業應考慮商標申請，以填補商標未被保護
的貨品類別。
4. 根據筆者經驗，以上保護商標策略應用於大多數的國家，包括中國、台灣、韓國等等亞洲地區和英國、法國等等歐洲國家。

5. 雖然如此，企業的商標保護範圍（異議權利）亦有限制的。另外又因企業產品在時間上可能還未曾於所有國家銷售過，企業的反對註冊（異議程序）亦未必會成功。所以亦會有些頑強的侵權人或會於某些國家成功把企業的商標註冊於近似企業的貨品上（以下簡稱為「近似商標註冊」）。

6. 在成功註冊好「近似商標註冊」後，侵權人就會使用該「近似商標註冊」於產品上。初時侵權人可能或會循規蹈矩，過後則不然。侵權人會在利誘之下把「近似商標註冊」越用企業的貨品上。據筆者經驗，企業必須採取行動制止侵權人越界。

7. 對付以上，企業可考慮以下行動：

取消侵權人的「近似商標註冊」。取消的理由為「不誠實作出申請（即 Bad Faith）和企業已擁有有關的貨品聲譽（如有之時）、
發出警告信給銷售侵權產品的線上和線下門市，甚至是銷售產品網絡平
台和；
（必要時）起訴使用「類似商標註冊」的侵權人。
8. 若企業採取果斷和積極行動，只有少數甚至是零的接棒人（線上和線下門市）鋌而走險冒着被起訴的機會繼續銷售載有近似商標註冊的侵權產品。

9. 當然，企業需要睇實侵權人和採取適當的法律行動對付和懲罰侵權人。