7月 17, 2023 | 如何全面性终止侵权商标申请和注册

如何全面性终止侵权商标申请和注册

单靠「异议」(即 Opposition) 来反对申请人注册侵权商标只是一治标，而不是治本的方法。申请人在异议程序败诉仍可再申请、修改商标后再申请、甚至搵第三者申请。要治根，商标注册人应考虑与法庭提起诉讼，申请永久禁制令…

面对商标被申请注册或被抢注，企业可同步启动以下两个程序全面维护自身权益:-

1. 向香港商标注册处提出「反对」或「无效」申请 （简称「异议程序」”或「无效程序」）；及
2. 向香港高等法院提出「诉讼」，控告申请人侵犯注册商标或影射（仿冒）（简称「诉讼程序」）。

「反对程序」或「无效程序」程序相对简单，费用亦较低，然而却有一定的局限性。成功反对或无效侵权商标，侵权人不能将侵权商标作注册商标使用，然而实践中他们往往会继续使用侵权商标，甚至再次偷偷提出注册申请，企图 “蒙混过关”。只有法庭禁制令才能彻底禁止侵权商标的使用，这当然亦包括禁止侵权商标的注册申请，对此，企业应考虑同时启动诉讼程序。

法庭禁制令下继续使用侵权商标或提出注册申请，便可能构成「藐视法庭」的罪行，严重者，董事亦有可能入狱。

此外，通过诉讼程序企业还可获得以下法庭命令:-

1. 侵权注册商标无效（或侵权人须撤回侵权商标的注册）
2. 披露命令、
3. 送达命令、
4. 损失命令、和
5. 讼费命令。

若成功获得上述法庭命令 1，不言而谕，”反对程序”或“无效程序”亦不再需要，悭水悭力。

诉讼程序较为专业及复杂，被告人往往需要聘用律师，考虑到费用成本以及败诉的后果，高额赔偿甚至董事或须附上个人责任，很多的被告人均会主动向企业提出和解。

通常以上策略的执行若发生于诉讼的头三个月，成功和解的机会超过一半。

请与有关经验的法律团队详细讨论后执行。

江炳滔律师事务所LLP
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