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8大因素來考慮申請人是否「不真誠」提出商標申請
03.09.2024

1. 在商標異議程序(即 Opposition proceeding)中,以「不真誠」為理由來反對申請人的商標申請註冊是非常普遍的。

2. 根據《商標條例》第559章第11 (5) (b) 條,《知識產權署》可根據以下原因拒絕申請人商標申請:「申請人在「不真誠」下作出商標申請」。

3. 於本文筆者想透過一個最新案例(於2024年2月9日作出)來剖析《知識產權署》會用什麼因素來考慮和裁決申請人是否於「不真誠」下提出商標申請。

「骨捷靈」vs「強力骨捷靈」

4. 於2023年11月16日《知識產權署》就該案申請人申請商標「骨捷靈」註冊處作出審訊和決定。雖然⁠反對人透過多項不同的反對理由來反對申請人的商標申請,筆者會集中於其中一個較重要的反對原因 – 「不真誠」提出申請指稱來作詳細考慮因素。

5. 於以上案件中反對人聲稱它曾早於2010年2月就已經就「強力骨捷靈」於同類貨品(即醫藥製劑)在香港提出商標註冊申請。反對人更提出它早已於2004年6月30日已向香港衛生署作出登記。而且因為「強力骨捷靈」和「骨捷靈」兩個商標非常相似,反對人指稱消費者會相當可能對兩個商標產生混淆或受騙。加上反對人已長期使用過「強力骨捷靈」,故此反對人認為申請人故意模仿反對人的商標, 並以「不真誠」的前提下提出商標申請。

6. 如估計般,申請人反對反對人的指稱。申請人並向《知識產權署》提交一份全港18區的調查報告。報告指出受訪的90個從業員均認為「未曾認識、未曾見過或未聽過」反對人的「強力骨捷靈」。此外,申請人指出它擁有8項同音商標「骨節靈」的註冊(當中最早更於2004年10月8日已註冊)。申請人的子公司更於2005年5月24日向衛生署中醫藥管理委員會註冊該「骨節靈」的產品。

反對人的反對失敗

7. 在考慮反對人和申請人的證據後,《知識產權署》較接納申請人的證據,並判決反對人的反對失敗。

8. 在作出判決時,《知識產權署》引用高等法院駱法官於 Red Bull GMBH v Sun Mark Limited and Sea Air & Land Forwarding Limited (2013) ETMR 53 判決書中堤出的 8 大考慮因素來作出判決。

8大因素

9. 在考慮申請人是否於「不真誠」下作出商標申請,《香港高等法院》和《知識產權署》均會考慮以下陳述的8項因素來評估申請人是否於「真誠」或「不真誠」下作出商標申請:-

評估商標註冊申請是否「不真誠」地提出的相關日期是「商標申請日期」、
雖然相關日期是商標申請日期,但如果該日期後的證據能反映申請人在申請時的情況,則亦會和需要考慮該證據、
除非反對人的證據成立,否則應推定申請人是基於真誠行事、
不真誠不單止包括不真誠行為,同時也包括「一些符合行業標準和具經驗人士所認為的標準行為」(總括來說即「行規」)、
拒絕「不真誠」商標申請目的是防止商標制度被濫用、
必須進行全面評估,並考慮與個別案件相關的因素、
必須先確定申請人對有關申請商標所知多少,然後根據申請人所知,按真誠的人的一般標準,判決申請人的行為是否屬於「不真誠」、和
申請人的意圖。

前設 / 假設申請人的真誠行為

10. 從以上8大因素中,筆者尤其想指出以上第3項(即段落9.3)的重要性。根據該因素,似乎法庭傾向先接受以下的前設:申請人基本上是於真誠下進行商標申請(「前設」)。所以對反對人來說,他需要舉出有力的證據來推翻該前設才可。若果反對人的證據脆弱,即使申請人「翹埋雙手」亦有可能獲得勝算。倘若反對人能提出了某程度的有力的證據,那就由申請人提出證據再反證。用「行規」為標準作出舉證較實用。「知識產權署」會基於以上其它因素來考慮雙方證據和作出最終判決。

11. 據筆者經驗, 在聆訊時盤問申請人似乎對一個真誠的反對人來說是一不可或缺的行動。唯反對人必須於適當時候(聆訊前)作出盤問申請方可。

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