六月 27, 2024 | 11個原則來裁定「申請商標」會否相似「在先商標」

1. 根據《商標條例》第559章第 12(3) 條，在香港若有「在先商標」存在，而該「在先商標」是註冊於同一分類的貨品，並且「商標申請」和「在先商標」會混淆公眾，香港「知識產權署」會拒絕商標申請。

2. 在異議程序中，以上「相似元素」和「混淆公眾元素」是最為雙方（即申請人和反對人）所爭議的。⁠透過本文，筆者想較深入的探討究竟「知識產權署」用什麼原則來衡量「申請商標」(a)是否相似「在先商標」和(b)會否混淆公眾。

3. 於2024年2月9日，「知識產權署」發出一個書面判決。筆者想從該判決指出「知識產權署」會考慮的因素。

4. 該案中的申請人(Huawei Technologies Co., Ltd.)於30/7/2020向註冊處申請註冊商標於第9 類貨品(電腦、電話….)。及後於2021年8月5日，Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 反對人）提出反對。自此商標申請進入異議程序。

5. 根據反對人的異議理由文件（即 Statement of Grounds)， 反對人指出它是相似註冊商標（即、X50、X60、X70、X80 和 X90）的註冊人，並且自2007年，反對人已開始 使用英文字母 X作為產品系列的型號，亦是第一個使用人。因此反對人稱，批准申請會混淆反對人的註冊商標且會混淆公眾。

6. 另一邊，申請人反對反對人提出的以上原因，並聲稱無論是在拼音上或視覺上，申請商標與「在先商標」並不相似，因此並沒有混淆公眾。它更指出它的申請商標載有英文字X 是與反對人於「在先商標」中的X大有不同。申請人更聲稱申請商標是獨立創作，並沒有參考過反對人的商標。

7. 於2023年9月14日，異議聆訊 (Opposition hearing) 嚴肅地進行。在考慮過雙方的證據後，註冊處作出以下裁決：

基於反對人提出的大量使用證據，註冊處接納反對人提出的優先日 (Priority date)，即16/3/2020。
根據該條例，註冊處根據案例（包括 Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd and Others v TWG Tea Co Pte Ltd (2015) 1 HKLRD 414 ，裁定申請中的商標（ ) 相似「在先商標」並會混淆公眾，因此拒絕接受商標申請。
8. 再作出以上裁決時，知識產權署考慮和接納法院的裁決，包括Tsit Wing (Hong Kong) Co Ltd and Others v TWG Tea Co Pte Ltd (2015) 1 HKLRD 414 中的法庭裁決。

9. 在考慮到以上是否相似和是否混淆公眾時，知識產權署會考慮以下11原則：

必須從整體判斷產生混淆的可能性，並考慮所有相關因素；
判斷有關事宜時，必須以有關貨品或服務的一般消費者的角度出發，而這些消費者所掌握的資料、其觀察力和謹慎程度均達到合理水平，不過這些消費者甚少有機會直接比較不同商標，反而必須依靠自己腦海中對商標的不全印象，而且其注意力會因應有關貨品或服務的類別而有所不同；
一般消費者通常會視標記為一個整體，而不會進而分析其各項細節；
判斷標記之間在視覺上、聽覺上和概念上的相似度時，一般須參照它們各自建立的整體印象，並留意其顯著和主要的成分，惟僅當一個複雜標記的所有其他成分都可以忽略不計時，才可以單靠其主要元素去進行比較；
然而，合成商標給予公眾的整體印象在某些情況下可能由其一個或多個成分所主導；
在慣常的情況外，如標記建立的整體印象非常依賴其主要特徵，則與在先商標對應的元素有可能在合成標記中保留了獨立而顯著的作用，而不一定構成該標記的主要元素；
商標之間較小程度的相似性可以被商品或服務之間較大程度的相似性所抵消，反之亦然。
如在先商標本身或因其使用而具有高度顯著特徵，則產生混淆的可能性較大。
簡單關聯，例如後者的商標使人想起前者的商標，是不足夠的。
商標的聲譽不能因為關聯的可能性而推定混淆可能性的理由。
如果商標之間的關聯導致公眾錯誤地認為各自的商品或服務來自同一或有經濟聯繫的企業，則存在混淆的可能性。
10. 希望以上指出因素能夠為商標申請人和反對人的商標代理人提供某程度的指引作用。