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運用「臨時禁制令」阻止搶注商標註冊人使用註冊商標
02.29.2024

1. 搶注的情況亦常會在香港發生。若坐視不理,搶注人會鵲巢鳩佔。

2. 通常在以下情況,原商標擁有人才會發現於香港已有搶注人把他商標搶注成功:

當原商標擁有人申請把商標註冊於香港時;和
當香港代理通知原商標擁有人,有侵權人已於香港使用原商標擁有人的商標時。
3. 筆者建議,若原商標擁有人發現以上商標被搶注時,應盡早採取行動。時間越長搶注人有可能會落地生根、換樑偷柱。隨着時間越來越長,搶注人甚至霸佔了香港整個市場,到時便沒有香港代理「敢」與商標擁有人合作,在香港經銷原商標持有人的貨品和服務。因為當搶注人成為註冊商標後,於香港銷售非搶注人的授權貨品「表面上」屬於民事以及刑事侵權。

《知識產權署》或《香港高等法院》

4. 除非有特別原因,原商標擁有人應該採取積極行動來取消搶注商標、終止搶注人使用商標和向搶注人追討損失。

5. 若原商標持有人決定採取行動,他有以下兩個選擇:
5.1 於香港《知識產權署》提出取消該搶注商標;或
5.2 於《香港高等法院》起訴搶注人,要求法庭頒發以下命令:

取消搶注商標命令;
永久禁制令:禁止搶注人(即案中被告公司)和其董事使用有關商標;
送達命令:要求搶注人交出所有侵權貨品;
披露命令:要求搶注人在宣誓下披露侵權活動資料(包括供應者和買家資料),連同買賣文件呈交法庭;
損失命令:要求搶注人賠償損失;
訟費命令:要求搶注人賠償律師費。
6. 因《知識產權署》的法律權限原因,筆者建議原商標持有人(即案中原告人)先考慮於《香港高等法院》起訴被告人。透過告票,原商標擁有人向法庭申請以上命令。此外,若果情況急切,原告人還可於《香港高等法院》作出臨時禁制令申請。

7. 倘若能證明以下三點,法庭或會同意向被告人頒布臨時禁制令,即時阻止被告人和其董事使用盜注商標:

臨時禁制令有急切性;
若果臨時禁制令不被頒發,原告人將會蒙受金錢上不可彌補的損失;
原告人向法庭承諾若訴訟失敗,他會賠償被告損失。
8. 以上臨時禁制令申請對原商標擁有人/原告人來說是一個非常重要的訴訟武器。若成功被法庭接受,原告人便可即時終止被告人的侵權活動。此外,原告人亦可即時於香港銷售產品和進行服務。在現實中,當被告人被臨時禁制後,他們對原告人起訴抗辯的意欲便會大減,而導致被告人更願意與原告人作出大和解。

起訴搶注公司董事

9. 當原告人起訴被告人時,應考慮把被告公司的負責人(如公司的董事)一併起訴。這可避免它「金蟬脫殼」的後果。很多時有了被告董事的個人責任,被告人們與原告人和解訴訟的機會亦會大增。

簡易程序勝算

10. 雖然香港訴訟程序漫長,「香港高等法院」程序亦容許原告人以簡易程序申請(即 Order 14)於起訴後幾個月內獲取勝訴。當然,原告人需要與律師詳細商討能否滿足簡易程序所要求的條件才可。

11. 若商標擁有人考慮起訴搶注人,他需要與律師詳細商討和解決其他行政障礙,例如存檔訴訟按金等等事宜。

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